Registro de marca no INPI não basta para afastar concorrência desleal.

Com base nesse entendimento, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou a decisão da 3ª Vara Cível de Franca (SP), proferida pela juíza Adriana Gatto Martins Bonemer, que reconheceu a prática de concorrência desleal no uso indevido de marca por uma empresa associada à ex-sócia da autora da ação. As sanções
incluem a proibição de utilizar a marca em qualquer meio, físico ou virtual, a restituição do controle do domínio do site e de outras plataformas de vendas, além da compensação por lucros cessantes, cujo valor será determinado em um processo subsequente de liquidação da sentença.

Segundo os documentos do processo, a autora e a ré estabeleceram uma parceria como sócias em uma empresa de calçados, que foi inaugurada em 2018. No entanto, após a saída da autora da sociedade, a ré começou a usar a marca em outro empreendimento do mesmo ramo, bloqueando o acesso da autora ao domínio do site, às redes sociais e a outras plataformas
online de vendas.

O relator do recurso, desembargador Azuma Nishi, observou que, apesar de a ré ter registrado a marca no INPI em 2023, a prática de concorrência desleal não pode ser ignorada, pois a marca já estava fortemente associada à autora, seguindo o princípio de anterioridade estabelecido em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. “Embora a autora não tenha
registrado o termo como marca, é inegável que ela o utilizava regularmente em suas operações comerciais no setor de calçados e vestuário”, destacou o relator.

“Considerando o uso prévio e consolidado dessa expressão, é razoável concluir que a parte contrária não poderia adotar a mesma denominação no mesmo mercado, seja em um estabelecimento físico ou online, sob pena de abuso de direito e prática de concorrência desleal, o que poderia gerar confusão entre os fornecedores e o público consumidor”, acrescentou o magistrado. Ele também ressaltou que o fato de o site ter sido registrado pela ex-sócia não elimina a utilização indevida, já que ela era apenas a detentora do registro e o site era utilizado para atividades comerciais, não pessoais.

Fonte: Conjur